商標惡意搶注的民事責任和共同侵權問題探討
來源：智為銘略 瀏覽次數：37 發表日期：2024-08-06
近年來，投機性的商標搶注行為層出不窮，此類行為通常涉及通過各類“馬甲”對知名商標或馳名商標進行批量惡意搶注，以規避法院和行政機關作出的違法性認定，不僅侵犯了原商標持有人的合法權益，也破壞了市場競爭的公平性。
日前，內蒙古鹿王羊絨有限公司訴北京細軟智谷知識產權代理有限責任公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案審理終結，該案中將并未直接實施搶注的實際控制人認定構成共同侵權并承擔連帶責任，而針對商標代理機構，該案通過明晰商標代理機構根據《商標法》所負有的注意義務以及因違反可能產生的民事責任，對搶注產業鏈條中協助實施商標搶注的代理機構施以震懾，為權利人有效應對商標搶注行為提供了新的參考。
一、背景介紹
內蒙古鹿王羊絨有限公司（以下簡稱“鹿王公司”）自1998年以來注冊并長期使用其商標，系“鹿王”系列注冊商標的權利人，在原國家工商行政管理總局商標局及其他法院判決中，多次認定鹿王商標為馳名商標，具有較長的歷史和較高的市場知名度，在羊絨行業具有重要影響力。
鹿王公司發現被訴侵權人在服裝產品上使用“達鹿王”“DaLuwang”等一系列被訴侵權標識，認為該行為屬于復制、模仿鹿王公司馳名商標的侵權行為后，于2022年12月20日對本案各被訴侵權人提起訴訟。
根據一、二審查明的事實，本案被訴侵權人并非以使用為目的地申請、囤積了至少215枚商標，并且在搶注商標經行政程序被認定與在先商標近似或侵犯了在先權益，已被認定“具有明顯的復制、抄襲及模仿他人在先商標的故意”后，繼續申請相同或近似的商標。同時，被訴侵權人之一的北京細軟智谷知識產權代理有限責任公司（以下簡稱“北京細軟智谷公司”）策劃、組織了涉案侵權行為，近似商標的原始注冊人桐鄉市財富通商標代理有限公司（以下簡稱“財富通公司”）惡意注冊商標、直接參與實施了案涉侵權行為，法院將判定兩家代理公司承擔連帶賠償責任。
二、對于商標搶注的惡意的認定
惡意大量抄襲他人具有較高知名度的商業標識，具有不正當性，同時，在先權利人為了打擊惡意注冊不斷地提起異議或無效程序，為權利人維權帶來巨大的經濟負擔，對于商標搶注的惡意的認定，從現有案例來看，法院通常會考慮以下因素：
1、商標搶注人并非以使用為目的申請、囤積商標
在鹿王案中，被訴侵權人在多個類別的商品或服務上注冊與在先權利人鹿王公司“鹿王”系列商標相同或近似諸多商標，財富通公司作為商標代理機構在25類商品上至少申請注冊了215枚商標，其中包括多個含“鹿王”字樣的商標，財富通公司的經營范圍不包括25類商品，其仍申請第11731605號商標具有明顯攀附鹿王公司商譽的惡意。
搶注人僅花費低廉的商標注冊成本，導致在先權利人通過提起商標異議、商標無效宣告請求、行政訴訟以及本案民事訴訟的方式維護其合法權益，消耗其大量的維權成本和經營成本，在一定程度上干擾了鹿王公司的正常生產經營。
2、商標搶注人意圖通過投訴、售賣商標等方式獲利
在拜耳消費者關愛控股有限責任公司等訴李慶等不正當競爭糾紛案中，李慶獲得涉案商標權之后，立即利用商標權重復投訴在淘寶平臺銷售的“Coppertone”品牌經銷商、分銷商及大量中小淘寶商家，聲稱產品分別侵犯其商標專用權，導致相關涉案產品在銷售旺季被迫下架，造成嚴重損失。投訴期間，李慶多次聯系原告，謀求向原告高價轉讓涉案商標，并向被投訴的Coppertone產品分銷商提供付費撤訴服務。
在該案中，搶注人利用該惡意搶注的商標針對涉案產品發起投訴以謀取利益，以及欲通過直接售賣商標以獲得暴利。
3、商標搶注人利用搶注的商標阻礙原告正常行使商標權利
在美國寶拉珍選有限責任公司訴重慶開門紅商貿有限責任公司等一案中，被告不僅存在惡意搶注行為，還據此濫用權利，向原告商品銷售平臺發出侵權警告，造成原告經濟損失、商譽減損。
2020年“碧然德”案中，被告同樣通過惡意搶注、濫用異議處理程序等行為損害原告在先權利，其行為的實質在于攀附競爭對手原告及其品牌的商譽、干擾原告正常經營活動，意在破壞原告的競爭優勢，建立自己的競爭優勢，具有明顯的主觀惡意。
三、對商標代理機構共同侵權的認定
商標代理機構在共同侵權責任中的具體法律地位主要體現在其作為民事代理的合法性和專業性上。知產代理公司在接受當事人委托時，理應盡到初步的檢索和審查義務，在有證據證明其知曉搶注人欲實施搶注行為，仍幫助其完成注冊時，應認定商標代理機構與搶注人構成共同侵權。對于商標代理機構共同侵權的認定，法院通常會考慮以下因素：
1、代理機構參與策劃、引導或布局
鹿王案中，作為商標代理機構的細軟智谷公司不僅為商某某、姚某提供了商標購買、注冊以及境外公司注冊的建議，還為商某等人注冊香港某品牌管理有限公司，并以香港某品牌管理有限公司的名義申請注冊“達鹿王”“DALUWANG”等商標，同時作為中間人角色，為商某等人尋找、購買與“鹿王”近似的被訴侵權標識、提供多種侵權標識供其選擇，并積極提出關于注冊、購買侵權標識的建議，對于在香港如何注冊公司、選擇何種侵權標識、購買還是申請注冊侵權標識等問題均起到了實質性的引導作用。本案被訴侵權標識的產生、使用以及侵權模式的架構均離不開商標代理機構的策劃、安排，甚至于直接參與了被訴侵權行為的布局和謀劃。
2、作為權利主體參與侵權商標的申請注冊、轉讓等活動
我國商標法禁止商標代理機構注冊除代理服務以外的商標，但是依然有部分商標代理機構利用專業優勢假借關聯主體、從業人員近親屬名義等“掛名方式”囤積商標，以達到規避法律之目的。
財富通公司系第11731605號商標（涉案“達鹿王”商標）的原申請人，財富通公司于2012年11月12日在25類商品上申請注冊第11731605號圖文組合商標，還曾將第11731605號商標授權給恒鹿公司、邁凱公司在杭州湖濱銀泰in77商場開設店鋪。
財富通公司、細軟智谷公司于2020年簽署《商標轉讓協議》，約定財富通公司向細軟智谷公司轉讓第11731605號商標，之后財富通公司又將上述商標專用權轉讓至被訴侵權人之一的香港天空公司。
綜合以上事實，財富通公司直接參與實施了侵權行為，構成共同侵權，應當承擔侵權責任。
3、被認定違法后仍繼續作為代理機構進行搶注
鹿王公司的第1186674號商標于1999年已被認定為馳名商標，且此后仍處于馳名狀態，具有極高的知名度，財富通公司作為專業的商標代理機構應當知道該事實，并且在本案之前，內蒙古鹿王羊絨有限公司已于2020年5月在浙江省杭州市西湖區人民法院起訴商某、香港某制衣有限公司等使用“九色鹿王”標識構成商標侵權（以下簡稱“九色鹿王案”）。該案判決認定商某、香港某制衣有限公司等構成商標侵權，該案中，細軟智谷公司為其余被訴侵權人申請注冊了“九色鹿王”商標。
2020年6月，在九色鹿王案發生后，細軟智谷公司立即與商某某、姚某重新溝通商標注冊、購買等事宜，并最終確定了購買第11731605號商標以及進一步申請注冊“達鹿王”“DALUWANG”等商標的方案。被訴侵權人在九色鹿王案的訴訟過程中就轉而生產、銷售“達鹿王”侵權商品，細軟智谷公司依相類模式提供全套服務，侵權惡意明顯。
在艾默生公司訴廈門安吉爾公司不正當競爭糾紛案中，涉案47個商標由同一家商標代理機構廈門興浚知識產權事務有限公司（“廈門興浚公司”）代理。特別是2015年12月25日北京市高級人民法院在終審判決中對和美泉公司的搶注行為作出否定評價之后，興浚公司在法院行政訴訟認定違法性后仍繼續作為代理進行搶注，系惡意搶注商標，仍接受委托，其大量申請囤積此類商標顯然沒有誠信使用的意圖。
四、對商標惡意搶注行為提起民事索賠訴訟的建議
綜合上述案例中涉及法律問題的分析，我們建議在先權利人在針對商標惡意搶注行為提起民事索賠訴訟時做好下列準備：
1、在產品、包裝、宣傳材料和廣告中積極使用其注冊商標，增強商標的知名度和影響力；投放廣告，提高商標的公眾認知度；定期監測市場，對于其他企業申請的近似商標，通過法律途徑提出異議，阻止可能造成消費者混淆的商標的注冊。
2、對于涉及費用問題證據的收集，必須確保證據的清晰度和可驗證性。具體來說，商標權人應詳盡搜集與案件相關的合同文本、賬單、發票以及付款憑證等財務文件，以確保證據鏈的完整性和可靠性。此外，為避免在侵權案件中因證據不足而導致無法量化原告的實際損失或被告因侵權行為所獲得的經濟利益，商標權人還應當搜集與商標許可使用相關的合理費用標準。
3、關注訴訟時效問題，在充分收集證據的基礎上盡早起訴?！吨腥A人民共和國商標法》第四十五條規定：“已經注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制?！?/span>
4、針對多主體實施侵權的行為，理清關系，深挖幕后實控人在商標和不正當競爭的糾紛案件中，不少侵權團伙的背后都有商標代理公司進行組織、策劃，幫助其通過搶注近似商標或直接購買近似商標獲取表面的權利證據，甚至通過買賣近似商標非法牟利。如果相關主體的搶注商標大部分為一家代理機構代理申請的，還可以考慮同時起訴代理機構，追究其幫助侵權的責任。
（原創轉載請注明出處，否則追究侵權責任）
